事件名 ：スーパーオキサイドアニオン分解剤事件
事件種別 ：審決取消請求事件
事件番号 ：平成２２年（行ケ）第１０２５６号
対象案件 ：特許第４０５８０７２号
判決日 ：平成２３年３月２３日 （無効審判 特許有効審決→審決取消判決）
【争 点】 「物の発明」としての用途発明の成立性
関係条文： 特許法第２９条第１項
キーワード：新規の高度な創作的な方法（用途）の提示
【特許庁の判断・主張】
特許庁は審決において、本件特許発明は、甲１及び甲２記載の発明と同一ではなく、また、甲１，２及び甲３の記載及び本件優先日当時の当業者の技術常識を考慮しても、当業者が容易に想到できたものとは認められないから、本件特許を無効とすることはできないとの判断をしました。
【参 考】 本件特許の請求項１（構成の各分説及びその符号は，審判におけるもの）
［請求項１］
Ａ ポリビニルピロリドン，ポリビニルアルコール，ポリアクリル酸，シクロデキストリン，アミノペクチン，又はメチルセルロースの存在下で
Ｂ 金属塩還元反応法により調整され，
Ｃ 顕微鏡下で観察した場合に粒径が６nm以下の白金の微粉末からなる
Ｄ スーパーオキサイドアニオン分解剤。
【裁判所の判断】
これに対し裁判所は、本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は甲１において実質的に記載されているため、本件特許発明は甲１の記載と実質的には同一であるとして、特許庁がした審決を取り消しました。
下記は裁判所の判断の抜粋であり、重要と思われる箇所を赤字としました。
・・・本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は，甲１において記載，開示されていた，白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく，新規な方法（用途）とはいえず，白金微粉末に備わった上記の性質を，構成Ｄとして付加したにすぎず，本件特許発明は，甲１の記載と実質的には同一のものであって，新規性を欠くことになるから，これと異なる審決の認定，判断には誤りがあると解する。
・・・
(1)一般に，公知の物は，特許法２９条１項各号に該当するから，特許の要件を欠くことになる。しかし，その例外として，①その物についての非公知の性質（属性）が発見，実証又は機序の解明等がされるなどし，②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり，③その性質（属性）を利用する方法（用途）が，産業上利用することができ，技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には，単に同法２条３項２号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず，同項１号の「物の発明」としても，特許が成立する余地がある点において，異論はない（特許法２９条１項，２項，２条１項）。もっとも，物に関する「方法の発明」の実施は，当該方法の使用にのみ限られるのに対して，「物の発明」の実施は，その物の生産，使用，譲渡等，輸出若しくは輸入，譲渡の申出行為に及ぶ点において，広範かつ強力といえる点で相違する。このような点にかんがみるならば，物の性質の発見，実証，機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて，「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては，個々の発明ごとに，発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容，意義及び有用性，発明として保護した場合の第三者に与える影響，公益との調和等を個々的具体的に検討して，物に係る方法（用途）の発見等が，技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。
・・・
他方，甲１には，前記のとおり，構成ＡないしＣを充足する白金微粉末として，・・・たとえば，金属塩還元法（・・・）により製造されるもの等があること，白金微粉末を体内に取りいれる方法が示されていること，白金微粉末の上記方法は，各種病気の症状改善に効果があること等が記載，開示されている。
(3)本件特許発明の構成ＡないしＣ記載の白金の微粉末は，甲１の白金微粉末を含んでいるから公知の物質であるといえる（・・・）。そして，本件補正明細書の記載によれば，①スーパーオキサイドアニオン等の活性酸素種が関与する疾病として，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎，アルツハイマー，網膜色素変性症等が存在すること，②構成ＡないしＣに該当する白金微粉末には，スーパーオキサイドアニオンを分解できる属性を有することが確認されたことが記載されている。また，特許請求の範囲の記載によれば，本件特許発明は，構成ＡないしＣに該当する白金微粉末を，「医薬品」「健康食品」又は「化粧品」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されたのではなく，「スーパーオキサイドアニオン分解剤」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されている。
他方，甲１には，構成ＡないしＣに該当する白金微粉末は，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること，そのような効果を期待して，水溶液として，体内に投与する方法が示されていることが記載され，同記載によれば，そのような使用方法は，公知であることが認められる。そうすると，甲１には，白金微粉末がスーパーオキサイドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないものの，従来技術（甲１）の下においても，白金微粉末を上記のような方法で用いれば，スーパーオキサイドアニオンが分解されることは明らかであり，白金微粉末によりスーパーオキサイドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解される（甲２４参照）。
以上によれば，本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は，甲１において記載，開示されていた，白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく，新規な方法（用途）とはいえないのであって，せいぜい，白金微粉末に備わった上記の性質を，構成Ｄとして付加したにすぎないといえる。すなわち，構成Ｄは，白金微粉末の使用方法として，従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とはいえない。
【コメント】
本件は用途発明の新規性を判断した裁判例です。ここで、用途発明について審査基準には、「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。」と記載されています。本件では、特許発明の構成Ｄが「従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の提示」をしたかどうかという観点から、新規性の有無が判断されました。
米国等では用途限定の要件は特許性の判断に考慮されません。また、日本でも上記裁判例のように認められない場合があります。かかる点を考慮すれば、用途限定に安易に頼らず、当該用途に適用するための特徴的な構成を請求項に規定するのがよいと考えます。