事件名 ：白色二軸延伸ポリエステルフィルム事件
事件種別 ：審決取消請求事件
事件番号 ：平成２５年（行ケ）第１０３０３号
対象案件 ：特許第４０５８０７２号
判決日 ：平成２６年１０月２３日 （無効審判 特許無効審決→審決取消判決）
【争 点】 引用発明の認定と刊行物に記載された発明
関係条文： 特許法第２９条第１項
キーワード：引用発明の認定、刊行物に記載された発明
【特許庁の判断・主張】
特許庁は審決において、要するに、本件各発明は、いずれも特開平７－３３１０３８号公報（以下「甲１公報」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）と同一であり，特許法２９条１項３号に掲げる発明に該当する、との判断をしました。
【参 考】 本件特許の請求項１
［請求項１］
無機粒子を５重量％以上含有するポリエステル組成物であって，該ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル１０６ｇ以下であり，かつ昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が下記式を満足してなることを特徴とするポリエステル組成物からなる白色二軸延伸ポリエステルフィルム。
３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０
【裁判所の判断】
裁判所は、審決が引用発明を「ポリエステル組成物Ａを原料として成形した白色ポリエステルフィルムの態様を含む白色ポリエステルフィルム」と認定した点に対しては誤りでないと判断しました。
その上で、「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１公報に記載されているに等しい事項といえるかについては、「ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であるとはいえず、また、甲１公報に記載された発明が、ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができるともいえない。」とし、甲１公報に記載されているに等しい事項であると認めることはできないとして、特許庁がした審決を取り消しました。
下記は裁判所の判断の抜粋であり、重要と思われる箇所を赤字としました。
(1) 引用発明として認定する物について
原告は，物の発明である本件発明１について，甲１公報から認定する物を引用発明とするには，追試が可能となる程度に具体的に記載された「白色二軸延伸ポリエステルフィルム」でなくてはならないのに，審決が引用発明として認定した物は，「・・・ポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムであって，ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルムの態様を包含する，白色ポリエステルフィルム」であって，「白色二軸延伸ポリエステルフィルム」ではないから，そもそも審決は，引用発明の認定の対象を誤っていると主張する。
しかし，ある発明の新規性を判断する前提としてなされる引用発明の認定は，新規性判断の対象である発明（以下「本願発明」という。）との対比において必要な範囲で行えば足り，このことは，本願発明が物の発明である場合でも同様である。もっとも，本願発明が物の発明である場合，引用発明として認定する物は，通常は，本願発明の対象である物と同一の物であることが多いものと解されるが，引用発明として認定し得る物が，常に，本願発明の対象である物と同一の物でなければならないとする理由はない。
したがって，甲１公報に基づく引用発明の認定も，本件発明１との対比において必要な範囲で行えば足り，審決が認定した引用発明が「白色二軸延伸ポリエステルフィルム」でないということのみを理由として，審決の引用発明の認定が誤りであるということはできない。
そして，以下のとおり，審決の引用発明の認定は，本件発明１との対比に必要な範囲で行われたものということができる。
すなわち，前記第２の２で認定したところによれば，本件発明１は，①カルボキシル末端基濃度が３５当量／ポリエステル１０６ｇ以下であり，かつ②昇温結晶化温度（Ｔｃｃ）とガラス転移温度（Ｔｇ）との差が３０≦Ｔｃｃ－Ｔｇ≦６０であるという特定の物性を有するポリエステル組成物を原料として成形した，二軸延伸を施された白色ポリエステルフィルムであると解される。
審決は，引用発明の内容として，「ポリエステル組成物Ａを原料として成形した白色ポリエステルフィルムの態様を含む白色ポリエステルフィルム」を認定し，当該白色ポリエステルフィルムが二軸延伸を施されたものであることについては，引用発明の内容には含めず，相違点３として認定している。また，審決は，引用発明の白色ポリエステルフィルムの原料であるポリエステル組成物Ａが上記①及び②の物性を有することについても，引用発明の内容には含めず，相違点１及び２として認定している。
そして，上記①及び②の物性は，白色ポリエステルフィルムを成形するための原料であるポリエステル組成物の物性であり，それを用いて成形された白色ポリエステルフィルムの物性ではないから，当該ポリエステル組成物の物性は，それを用いて成形された白色ポリエステルフィルムが二軸延伸を施されたものであるか否かによって影響を受けるものではない。そうすると，審決が引用発明を「ポリエステル組成物Ａを原料として成形した白色ポリエステルフィルムの態様を含む白色ポリエステルフィルム」と認定したとしても，本件発明１のポリエステル組成物が有する上記①及び②の物性を，引用発明の原料であるポリエステル組成物Ａが有していることを追試によって立証することは可能である。
・・・
(2) 「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１公報に記載されているに等しい事項といえるかについて
原告は，仮に，引用発明として認定する物として，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」に着目したとしても，甲１公報に「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が記載されてるに等しいとする審決の判断は誤りであると主張するので，以下，検討する。
ア 特許出願前に日本国内又は外国において，頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は，その発明について特許を受けることができない（特許法２９条１項３号）。
ここにいう「刊行物に記載された発明」の認定においては，刊行物において発明の構成について具体的な記載が省略されていたとしても，それが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，刊行物に記載された発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると当該刊行物自体から理解することができる場合には，その記載がされているに等しいということができる。しかし，そうでない場合には，その記載がされているに等しいと認めることはできないというべきである。
そうすると，本件において，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」が甲１公報に記載されているに等しいというためには，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，同公報に記載された発明が，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができることが必要というべきである。
しかるに，本件においては，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であることを認めるに足りる証拠はない。したがって，これを自明な技術事項であるということはできない。また，甲１公報の記載を検討しても，実施例１２のポリエステル組成物Ａは白色二軸延伸フィルムを製造するポリエステル組成物Ｂを得るための中間段階の組成物にすぎず，同実施例がポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形するものでないことはいうまでもないし，さらに，同公報のその他の記載をみても，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形することを示す記載や，そのことを当然の前提とするような記載はない。
以上のとおり，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものが当業者にとって自明な技術事項であるとはいえず，また，甲１公報に記載された発明が，ポリエステル組成物Ａについてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができるともいえない。そうすると，「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」は，甲１公報に記載されているに等しい事項であると認めることはできないものというべきである。
・・・
(3) 小括
・・・
したがって，原告主張の取消事由１は理由がある。
【コメント】
本件は、まず引用発明として、「ポリエステル組成物Ａを原料として成形した白色ポリエステルフィルムの態様を含む白色ポリエステルフィルム」を認定した審決を支持しましたが、「ポリエステル組成物Ａからなる白色ポリエステルフィルム」というより具体的な発明については、甲１公報に記載されているに等しい事項でないと判断しました。
本件では、「刊行物に記載された発明」の認定手法について、下記のような見解を示した点が今後の参考になると考えます。
刊行物において発明の構成について具体的な記載が省略されていたとしても、それが当業者にとって自明な技術事項であり、かつ、刊行物に記載された発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると当該刊行物自体から理解することができる場合には、その記載がされているに等しいということができる。