事件名 ：シロスタゾール事件
事件種別 ：補償金請求控訴事件（知財高等裁判所）
事件番号 ：平成１７年(ネ)第１０１２５号
対象案件 ：特許第２５４８４９１号
口頭弁論終結日：平成１８年９月１２日
【概 要】
本件は、職務発明の相当の対価の支払を受ける権利についての対価に係る事件ですが、この判決の中で用途発明の実施の態様につて判断が示されている点で、非常に興味深い事件といえます。
ここでは、用途発明の実施態様の判断に関連する箇所だけを紹介します。
事案の概略として、まず、控訴人（元従業員）が被控訴人（会社）に対し、特許法３５条３項所定の相当の対価の支払を受ける権利の一部請求として合計１億円等の支払を求めました。原審は，本件用途発明に係る相当の対価の請求については本件用途発明により被控訴人が受けるべき利益が存せず，被控訴人が控訴人に既に支払った対価の額を超える不足額が存しないとして，控訴人の請求を棄却したため，控訴人がこれを不服として控訴を提起しました。
被控訴人は裁判において、本件用途発明を実施していないのみならず，他社の後発製剤も内膜肥厚抑制の効能を掲げて販売されているわけではない等を理由に、被控訴人においては，本件用途発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得しておらず，その実施による排他的独占的利益を得ていないから，「発明により使用者等が受けるべき利益の額」が存しないと主張していました。
これに対し裁判所は、「医薬品の用途発明においては，当該用途に使用されるものとして当該医薬品を販売すれば，発明の実施に当たるということができるのであり，このことは必ずしも薬事法上の承認の有無とは直接の関係がないというべきであって，仮にその販売が薬事法上の問題を生じ得るとしても，実際に当該用途に使用されるものとして販売している以上，当該用途発明を実施しているというべきである。医薬品の用途発明の実施は，例えば医薬品の容器やラベル等にその用途を直接かつ明示的に表示して製造，販売する場合などが典型的であるといえるが，必ずしも当該用途を直接かつ明示的に表示して販売していなくても，具体的な状況の下で，その用途に使用されるものとして販売されていることが認定できれば，用途発明の実施があったといえることに変わりはない。」とし、被控訴人による本件用途発明の実施があったというべきであり，被控訴人の上記主張は採用することができないと判断しました。
下記は裁判所の判断の抜粋であり、重要と思われる箇所を赤字としました。
(2) 控訴人は，本件用途特許権の成立後，被控訴人が本件用途発明を実施しているとして本件用途発明に係る相当の対価の支払を請求するのに対し，被控訴人は，本件用途発明の実施の事実はないと主張するので，まず，この点について検討する。
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本件用途発明は，・・・シロスタゾール（６－［４－（１－シクロヘキシルテトラゾール－５－イル）ブトキシ］－３，４－ジヒドロカルボスチリル）等を有効成分とする薬剤の用途を「内膜肥厚の予防，治療剤」・・・，「ＰＴＣＡ後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療剤」（同請求項３）とする用途発明である。
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イ(ア) これに対し被控訴人は，医薬品に係る特許発明は，薬事法で承認された効能・効果で製造，販売されて，初めて実施と評価されるべきものであり，薬事法上承認されていない効能・効果に係る用途発明の用途に用いるために医薬品を使用（適応外使用）されるようなことがあったとしても，その医薬品を製造，販売することをもって，当該用途発明の実施と評価することはできない旨主張する。
確かに，医薬品の用途発明は，その用途に係る効能・効果につき薬事法上の承認を得て実施されるのが一般的であるとはいえるが，医薬品の用途発明においては，当該用途に使用されるものとして当該医薬品を販売すれば，発明の実施に当たるということができるのであり，このことは必ずしも薬事法上の承認の有無とは直接の関係がないというべきであって，仮にその販売が薬事法上の問題を生じ得るとしても，実際に当該用途に使用されるものとして販売している以上，当該用途発明を実施しているというべきである。医薬品の用途発明の実施は，例えば医薬品の容器やラベル等にその用途を直接かつ明示的に表示して製造，販売する場合などが典型的であるといえるが，必ずしも当該用途を直接かつ明示的に表示して販売していなくても，具体的な状況の下で，その用途に使用されるものとして販売されていることが認定できれば，用途発明の実施があったといえることに変わりはない。前記のとおり，本件においては，本件製剤の有効成分であるシロスタゾールがＰＴＣＡ後の再狭窄予防の薬剤として広く認知されており，被控訴人は，本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行い，本件製剤のうちの一定量は本件用途発明に係る用途に使用されるものとして販売されていたと認められるのであるから，被控訴人による本件用途発明の実施があったというべきであり，被控訴人の上記主張は採用することができない。
【コメント】
化学系や医薬品系の発明に見られる、いわゆる“用途発明”に係る特許権については、当該用途を表示する権利であるとする見解があります。本判決は「その表示する権利」をより具体的に示したものといえます。用途発明について、イ号が当該用途以外の用途に使用できる場合、もしくは当該用途を想定していない場合の権利解釈については事案ごとに判断されると考えますが、本来、用途発明が「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明」であると解すれば、そもそも公知な物について特許権が付与され得ることから、当該用途に限定されるべきと考えます。そして、上記裁判例のように、用途を直接かつ明示的に表示して販売していたり、あるいは，具体的な状況の下で、その用途に使用されるものとして販売されていたりすることが認定できれば、用途発明の実施があり、特許侵害を認定できるものと考えます。
なお、“用途発明”でなく、単なる用途“限定”の場合は、当該用途に限定されないことが多いかと考えます。